Royalty fissa o variabile? Un dubbio ricorrente

LNRA

Articolo inserito il 02/12/2019

Royalty fissa o variabile? Un dubbio ricorrente

Una delle questioni ricorrenti che affronta il professionista nel corso della redazione del contratto di concessione di licenza di un diritto di Proprietà Industriale (cioè dei marchi, brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, informazioni aziendali riservate, nomi a dominio, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, software; di seguito, i “Diritti IP”) è la scelta della royalty in misura fissa oppure variabile.

Come è noto il contratto di licenza costituisce un particolare negozio giuridico in forza del quale il titolare del Diritto IP (cioè uno stilista, un designer, un inventore, un artista; di seguito, il “Licenziante”) autorizza una terza impresa (di seguito, il “Licenziatario”) la facoltà di sfruttare il proprio Diritto IP per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo (di seguito, la “Royalty”).

La prassi contrattuale ha individuato tre tipologie di royalty: a misura variabile, fissa oppure mista.

La questione della scelta della tipologia di royalty da applicare nel contratto non riveste una particolare rilevanza per il Licenziatario poiché egli tenderà, comunque, a massimizzare i profitti cercando di ridurre tutti i costi aziendali (tra i quali rientra anche la royalty dovuta al Licenziante).

La predetta questione è, invece, cruciale per il Licenziante, per il quale la Royalty è l’unica remunerazione economica per i suoi investimenti profusi nella creazione del Diritto IP. Si provi a immaginare quanto sia importante l’entità economica della Royalty per lo stilista che concede in licenza il proprio marchio a un’azienda di confezioni oppure per l’artista che concede in licenza la propria opera musicale a una casa discografica.

Vediamo, dunque, quale tipologia di royalty il professionista potrebbe prevedere nel contratto di licenza.

Royalty a misura variabile.

La royalty cd. variabile è il corrispettivo calcolato in misura percentuale sui ricavi del Licenziatario generati dalle vendite dei prodotti che incorporano il Diritto IP oggetto della licenza.

La prassi contrattuale ha elaborato innumerevoli clausole che mirano a chiarire vari dettagli relativi alle modalità di calcolo della predetta royalty.

Per esempio, si è previsto che la predetta percentuale sia calcolata sul fatturato lordo (cioè ricavi del Licenziatario comprensivi di Iva, tasse, dazi doganali, imposte, contributi amministrativi, etc.) oppure sul fatturato netto (cioè ricavi al netto di di Iva, tasse, dazi doganali, imposte, rimborsi, restituzioni, insoluti, etc.), che il corrispettivo sia calcolato in misura percentuale sui prezzi di fornitura ai clienti finali oppure sui canoni di manutenzione del bene concesso in licenza.

Inoltre, la prassi ha elaborato clausole che mirano a stabilire il momento in cui deve liquidata la Royalty. Per esempio, si stabilisce che le Royalties siano liquidate sulla base delle vendite concluse alla termine della stagione (per esempio, dopo la presentazione delle collezioni A/I e P/E) oppure ogni trimestre oppure alla fine di ogni campagna vendite (ogni settore di mercato ha un periodo di inizio e di fine della campagna di raccolta degli ordini di acquisto e di vendite).

Il limite di tali clausole contrattuali è che non sono adeguate ai mercati che si evolvono rapidamente. Per esempio, la clausola che prevede il pagamento della royalty alla fine delle stagioni A/I e P/E è obsoleta perché non considera che oramai le case di moda presentano varie collezioni nel corso di tutto l’anno (cfr., per esempio, “Il business delle pre-collezioni e delle cosiddette collezioni ‘crociera’ rappresenta fino all’80 per cento del fatturato annuale di una griffe”, Fabiana Giacomotti, Il Foglio Quotidiano, 4 - 5 Maggio 2019). E la previsione del pagamento della Royalty a seguito del perfezionamento della vendita del prodotto che incorpora il Diritto IP è una clausola che non considera che molte aziende dispongono di magazzini collegati con le major di e-commerce (Farfetch, Yoox, Zalando, Veepee, Amazon, ecc.) le quali offrono il servizio di restituzione della merce anche dopo un mese dal ricevimento dell’articolo ricevuto, per cui non ci sarà mai un perfetto allineamento contabile tra merce venduta e merce spedita.

La conseguenza è che il Licenziante non sarà mai sicuro di avere ricevuto le Royalty corrispondenti ai ricavi effettivi del Licenziatario.

Per ovviare a tali problemi, la prassi ha previsto clausole che prevedono la facoltà per il Licenziante di eseguire controlli sulla contabilità del Licenziatario incaricando all’uopo professionisti esperti contabili, con oneri e spese a carico del Licenziante. Tuttavia, fermo restando che tali clausole non risolvono i problemi sopra esposti, il Licenziante sarà così costretto a farsi carico anche delle spese della expertise contabile, con conseguente riduzione della remunerazione del capitale investito nella creazione del proprio Diritto IP.

La soluzione migliore e più efficace sarebbe quella di predisporre un sistema di contabilità identico e allineato sia per il Licenziante sia per il Licenziatario. Tuttavia, fermo restando la difficoltà concreta di adottare una contabilità identica per entrambe le parti (due aziende differenti, spesso operanti in stati differenti soggette a norme tributarie differenti, che dispongono di software di contabilità differenti, che approvano i bilanci in periodi differenti, ecc.), sovente il Licenziatario non consente al Licenziante controlli estesi e approfonditi sulla propria contabilità che equivarrebbero ad una intrusione nel Know – how aziendale riservato e segreto del Licenziatario.

In conclusione, la Royalty variabile rischia di generare incomprensioni, discussioni e controversie tra il Licenziante ed il Licenziatario.

Royalty in misura fissa.

La royalty cd. fissa è il prezzo fisso, omnicomprensivo e non modificabile che il Licenziatario versa al Licenziante come corrispettivo per l’utilizzo del Diritto IP oggetto della licenza, indipendentemente dall’esito della produzione e dei ricavi derivanti dalle vendite dei beni che incorporano il Diritto IP.

Il vantaggio della Royalty fissa è che non genererà alcuna controversia tra le parti: l’importo è certo, liquido ed esigibile a ciascuna scadenza contrattuale. E se il Licenziatario si rifiutasse di pagarla al Licenziante, il primo sarebbe inadempiente al contratto di licenza.

Tuttavia, il Licenziatario non sempre è disponibile a stipulare un contratto di licenza basato su una royalty fissa perché tale corrispettivo non costituisce alcun incentivo per il Licenziante a continuare a investire nello sviluppo e nel miglioramento del Diritto IP oggetto della licenza.

Royalty cd. mista.

La prassi contrattuale parrebbe avere risolto i problemi sopraesposti tramite l’elaborazione di clausole che prevedono la royalty cd. “mista”. In tale ipotesi, è previsto il pagamento al Licenziante i) di un corrispettivo fisso se i ricavi generati dalle vendite dei beni che incorporano il Diritto IP sono inferiori a una determinata soglia di fatturato (il cd. “minimo garantito”) nonché ii) di un ulteriore corrispettivo pari a una percentuale dei ricavi del Licenziatario qualora le vendite superino una predeterminata soglia di fatturato.

La royalty mista ha il vantaggio di assicurare i) al Licenziante la remunerazione minima del capitale investito nella creazione del proprio Diritto IP e ii) al Licenziatario la garanzia che il Licenziante continui a sviluppare il Diritto IP oggetto della licenza.

Lo studio LNRA è a disposizione per assistere la clientela in materia di contratti di licenza di Diritti IP.

Giovanni Leone